Damit eine Erfindung patentierbar ist, dürfen die erfindungswesentlichen Merkmale der Erfindung der Öffentlichkeit vor dem Anmeldedatum nicht zugänglich gewesen sein. Eine derartige neuheitsschädliche Zugänglichkeit schließt dabei neben mündlichen und schriftlichen Offenbarungswegen auch eine offenkundige Vorbenutzung mit ein.

Im Vorgang, der dem Urteil des BGHs zugrunde liegt, ging es um eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, das auf eine Weiterentwicklung einer Presszange, einem beispielsweise für eine Installation von Rohrleitungssystemen verwendeten Werkzeug, gerichtet ist.

Neben anderen Gründen führte die Klägerin als Grund eine offenkundige Vorbenutzung und dadurch eine neuheitsschädliche Offenbarung des Gegenstands des Anspruchs 1 an. Dazu führte sie insbesondere zum einen eine Kommunikation zwischen einem Hersteller und einem Vertreiber derartiger Presszangen an, die über eine eventuelle Entwicklung und den Vertrieb einer noch zu entwickelnden Presszange gemäß dem erteilten Patent geführt wurde. Zum anderen führte sie aus, dass beim Vertreiben einer bereits existierenden Presszange auf eine derartige Entwicklungsarbeit, zumindest auf Nachfrage von Kunden, hingewiesen worden ist bzw. zumindest hingewiesen worden sein könnte.

In seinem Urteil hat der BGH klargestellt, dass eine Kommunikation zwischen einem Entwickler und einem Vertreiber, die insbesondere ein nicht an die Öffentlichkeit gerichtetes Angebot darstellt, nicht automatisch einen Stand der Technik schafft, insbesondere da eine Weiterverbreitung des Inhalts des Angebots an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nicht naheliegt. Dies sieht der BGH insbesondere darin begründet, dass beide Kommunikationspartner ein, insbesondere wirtschaftliches, Interesse daran haben, dass der Inhalt der Kommunikation geheim ist und bleibt. Zum zweiten Punkt der Argumentation der Klägerin führt der BGH aus, dass eine reine Bereitschaft zur Weitergabe der Information ohne tatsächlichen Nachweis des stattgefundenen Kommunikationsaktes nicht ausreicht, um eine öffentliche Vorbenutzung zu belegen.